El registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión.

Ese sentido, la reforma a la (ahora abrogada) Ley de la Propiedad Intelectual publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo del 2018 trajo consigo una nueva figura que heredó la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual: la declaración de uso.

Esta nueva figura es altamente relevante al día de hoy, con fundamento en el articulo 233 y Transitorio Décimo Primero de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, es obligatorio presentar la declaración de uso real y efectivo de los registros de marcas o avisos comerciales, otorgados con anterioridad al 10 de agosto de 2018, únicamente al momento de realizar la renovación de los mismos; es decir, deberán presentarse las primeras declaraciones de uso de los signos distintivos protegidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Ahora bien, es importante mencionar que la declaración de uso real y efectivo de una marca debe presentarse y realizarse de la siguiente manera:

1. Registros de marca concedidos antes del 10 de agosto de 2018. Se establece la obligación de presentar la declaración de uso real y efectivo, junto con la renovación del registro de marca, es decir, cada diez (10) años.

2. Registros de marca concedidos después del 10 de agosto de 2018. Se establece la obligación de presentar la declaración de uso real y efectivo en dos momentos de la vigencia del registro de marca:

• A los 3 años, 3 meses, contados a partir de la fecha de concesión del registro, y
• Junto con la renovación del registro de marca, es decir, a los 10 años de la presentación de la solicitud de registro de marca.

La comprobación de uso consiste en la presentación de una declaración firmada por el titular de la marca o por su representante legal en México, en la cual se afirma que la marca se encuentra en uso en el comercio en este país para los productos o servicios descritos en la concesión del registro.

No es necesario presentar pruebas para demostrar el uso real y efectivo de la marca, toda vez que la declaración de uso real y efectivo será presentada bajo protesta de decir verdad.

Es importante tomar en cuenta que no se puede declarar el uso sobre productos o servicios que no se tengan protegidos, sin embargo, sí puede omitirse la declaración de algunos sobre los que sí estén protegidos. Lo anterior siempre y cuando el titular no tenga planeado realizar el uso de estos en un futuro, ya que los productos o servicios sobre los que no se declare el uso dejarán de estar protegidos por el registro del signo distintivo.

Cabe aclarar que la renovación de la vigencia de un signo distintivo trae aparejada la declaratoria de uso. Sin embargo, la declaratoria de uso que se trata en este tema es un trámite que se realiza de forma independiente de la renovación.

La declaración de uso sólo se hace sólo durante los tres meses contados a partir del tercer año en el que el registro fue otorgado y dicho trámite es único. Las siguientes declaraciones de uso que se harán vendrán incluidas en la renovación de la vigencia de los registros de los signos distintivos.

Al ser un requisito legal obligatorio para los signos distintivos concedidos a partir del 10 de agosto del 2021, es importante tener presente el periodo y forma de presentación para poder mantener vigente el registro de la marca, aviso comercial u otro signo distintivo concedido ya que, de lo contrario, se perderán los derechos exclusivos del mismo.

La falta de presentación de la comprobación de uso en tiempo y forma resultará en la caducidad del registro marcario.

En XPANX®© ayudamos a los empresarios, emprendedores y artistas a declarar de correcta y oportuna el uso efectivo y real de su Marca.

¡Solicita tu asesoría gratuita!